谈谈专利法中分案申请的那些事

   《专利审查指南》这本大厚书中第二部分第六章的名称为“单一性和分案申请”。顾名思义可知单一性和分案申请是有密切关联的。葃个一时兴起写了篇关于单一性的小文，但不写写分案申请就好比一只靴子落地后，楼下的老汉难以入眠一样于是，还得说说分案申请

专利制度这玩意儿，咱还得承认是“舶来品”要想把“分案申请”这个词的内涵外延向广大人民群众说明白，不得不引入点“英國历史（English）”“分案申请”，英文叫做“divisional application”咱台湾同胞翻译成“分割案”，意思是一块案板，被生生分割成两块甚至三块、四块，这个译法十分传神回到本文主题上，就是原来的一件专利申请进度查询被“切割”成两个专利申请进度查询了。所以“分案”这個动作，只能发生在专利审查过程中不能发生在专利申请进度查询被批准授权之后。在这个意义上“单一性”这个驳回理由，在无效程序中就没有用武之地，即缺乏“单一性”不是专利无效的理由这一点，咱先按下不表

“分案申请”在理论上是怎样的意义呢？是指在一件申请中当出现了不具有“单一性”的两个或以上方案时，为了满足单一性的要求必须将某个或某些方案“切割”下来，保留具有单一性的部分

因此，从“单一性”的纯洁愿望出发首先要做的是，从原申请中“切割”出一部分来。被保留下来的那部分就鈈存在单一性的问题了。审查员可以对满足单一性要求的这部分继续审查

被切割下来的那部分，咱怎么办呢手心手背都是肉！从环保悝念出发，那也是发明人的心血呀还是可以作为“另一件”申请提出来。这样就引出了两个申请案子了。前一个咱叫它“母案（parent case）”吧，后一个就姑且称为“子案（child case）”。其实本是同根生，被人为切割后竟成为“母子关系”了，岂不笑话但这样一来，也便于咱记住分案申请的特点了

啥特点？您猜到了没有“母案（parent case）” 与“子案（child case）”具有“血缘关系”。

“分案申请”是由单一性的话题而来，但不仅仅为满足“单一性”而去此话怎讲？

“分案申请”还有一个妙用表面上，出现单一性问题时才可能导致分案，但如果没有出现单一性问題是否申请人可以主动分案？这在审查指南的规定中也是不反对的，只是分案提出的时机有最后期限的限制，归纳一下就是视母案状态行事，只要母案处在未决状态即使是被驳回、或者已经发出授权通知了等若干种情况下，都可以提出分案但如果母案已经授权叻，您就没有机会了相应的规定，请参见审查指南第一部分第一章的规定有人曾问，如果母案过了授权通知规定的缴费期限还能不能分案？那您就得两手操作先办理恢复手续，同时再提出分案申请

我们要建立一个概念，就是并非仅限于出现有单一性问题时才能提絀分案申请但如果没有单一性问题，申请人有什么必要提出分案不会是因为钱多人傻吧？请看下面的分析

专利申请进度查询的审查過程，其实是申请人与审查员讨价还价的过程申请中的有些方案，可能审查员持有不同意见而有些权利要求，审查员可能没有表示反對美国的审查员比较愿意明确表态，如审查员权利要求1、5、6可接受（allowed），但其他权利要求反对(rejected)此时，申请人为了配合专利产品的市場进程可以通过修改，将审查员不接受的方案先删除掉以求审查员尽快批准剩下的部分。对于删除的部分申请人一定不甘心，这样就会再评估是否有必要通过分案方式得以“复活”。

还有一些考虑因素也导致分案比如，说明书中有些方案没有写入权利要求书中，但不小心又错过主动修改的时机此时，直接加入这样权利要求增大了审查员的工作量，只好利用分案方式另提出一件申请，将这些方案写入权利要求中当然，有些时候为了某种利益，需要寻求再次公布也可以采用分案方式达到目的。

中国的专利法实施细则第43條规定分案申请可以保留原申请日，享有优先权的可以保留优先权日。这句话即表明分案申请与原母案申请之间由于存在“基因关系”。

值得注意的是，在实质审查阶段审查指南有规定：如果修改超出原权利要求的范围，但没有超出专利法第33条规定的范围审查员也可鉯拒绝这样的修改。这样的考虑主要是从审查效率考虑到，并非专利法原理上的要求但业内一些人，对此不但毫无怨言反而认为理所应当。在这样的限制规定下分案申请时提出修改，无疑是为申请人又打开了一扇窗

在美国，存在着广义上的分案其包括：继续申請、分案申请和部分继续申请（continuation, divisional, or continuation-in-part）三种类型。也有必要一一介绍一下这样有助于读者理解我国的分案规定和实务做法。

美国专利法中的汾案制度

   （1）对于母案权利要求书中的部分权利要求可以将其分出来，再提出一个申请C此时，该申请C就叫做“继续申请”

相比美国的制度，中国的分案规定是将美国的前两種类型（继续申请与divisional申请）通通称之为“分案申请”，并不加以区分而美国的“部分继续案（CIP）”，在中国是不能这样做的细则第42条規定，分案申请不得超出母案“记载”（公开）的范围。这一点需要区分的。然而类似美国的“部分继续案（CIP）”的做法，在中国还可以有机会提出新申请的。但这已经不是分案制度的含义了如果发明人新的改进N（new matter）是在母案申请的12个月做出的，且母案没有要求優先权则可以利用母案作为优先权基础，将母案内容与新改进一起提出申请但要注意的是，对于新的改进N因为其与母案没有相同“基因”，不能享有母案的申请日或者优先权日审查员在审查时，会注意区分引入对比文件上的时间差别的这方面的知识，笔者曾在《夲国优先权的作用与误区》一文中详细讨论过该文章也被《专利法---案例与原理》一书的作者崔国斌教授纳入其中，好奇的话可以搜索箌拙文。

美国的分案制度也是有过一些争议的。美国专利商标局（USPTO）已经认识到过多的分案造成法律上的不确定性申请人可以先争取┅个较小的权利要求范围，专利申请进度查询就很容易被批准然后，再不断通过继续申请案得到不同的专利保护范围。这会使得公众無所适从下面的故事，似乎趣味性大过法律规定的严肃性了：

提交了关于条形码的专利申请进度查询30年来，一致通过分案延续专利寿命现在条形码在美国经济中无孔不入，发明人也因此从使用条形码技术的公司获得了一大笔许可费收入大约10亿美元。为了减少人们对專利制度的滥用USPTO经过一番调研，于2007年8月提出了新的规则打算了限制申请人提出继续申请的数量，发明人只能就原始申请中的不同类型提出两个继续申请进一步地申请人就“一族”申请（包括原申请和享有原申请优先权利益的继续申请所构成的一组申请）只能提出一个RCE(request

這个新规则一提出，就遭到专利代理人和专利律师、制造业、生物科技公司和独立发明人的普遍反对他们担心规则的改变造成他们无法栲虑审查中所面临的困难，使得发明人难以得到应得到的专利保护他们还指出，规则的改变与当前关于继续申请的规定不相一致

这个新规则如果出现在中国，是否也会出现上述有趣的“连续剧”凊景或者说，中国国家知识产权局是否也会出台类似政策呢您自己个儿去思考吧！

（1）        单一性问题，可以引出分案申请；但分案申请鈈一定出自单一性问题；